Falsificación

¿Qué es la falsificación de marcas?

La falsificación de marcas consiste en el acto de reproducir una marca registrada, de manera idéntica, o que  no pueda diferenciarse de la original, en sus elementos esenciales, para distinguir los mismos productos o  servicios.

Para identificar un caso de falsificación de marcas, el primer paso consiste en verificar si la marca cuya  protección se reclama está registrada en el INDECOPI. Una vez comprobado, el segundo paso consiste en  verificar si el uso que se está realizando de la marca tiene el consentimiento del titular. De no tenerlo, nuestro  tercer y último paso consiste en comparar si la marca que se utiliza en el mercado es idéntica, o no puede  distinguirse en sus elementos esenciales de la marca registrada, y si ambas distinguen los mismos productos  o servicios. De corroborar la existencia de los tres pasos anteriores, nos encontraríamos ante una falsificación de marcas.

¿El INDECOPI solo nos protege ante una falsificación de marcas?

No, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI no solo protege a los titulares de marcas frente a una falsificación, sino también frente a cualquier acto de infracción a los derechos de propiedad industrial, relacionado con marcas registradas y otros signos distintivos protegidos.

¿Qué es una infracción a los derechos de propiedad industrial?

Cuando hablamos de infracción a los derechos de propiedad industrial no es necesario, como lo es en la falsificación de marcas, que el acto consista en la reproducción idéntica de una marca, o que no pueda diferenciarse en sus elementos esenciales, , sino, cualquier uso de una marca semejante para distinguir los mismos productos o servicios, o cualquier producto o servicio relacionado a la marca registrada.

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca brinda a su titular el derecho de impedir a cualquier persona realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca o sobre productos relacionados o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos.

b) Alterar o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca o productos relacionados o envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializarlos.

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca en cualquier producto o servicio. Esto podría causar confusión con el titular del registro.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida para cualquier productos o servicio, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto.

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar un perjuicio al titular de la marca.

Entonces, ¿la falsificación de marcas se encuentra dentro de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial?

En efecto, la falsificación de marcas es un tipo de infracción a los derechos de propiedad industrial.

¿Solo puedo defender las marcas que tengo registradas en el Indecopi?

En principio, para denunciar por infracción a los derechos de propiedad industrial se debe contar con una marca registrada. Sin embargo, la legislación establece que también se puede accionar en base a una marca notoriamente conocida, aun cuando ésta no se encuentre registrada.

¿Qué son las marcas notoriamente conocidas?

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que llegan a ser ampliamente conocidas por: (i) los consumidores reales o potenciales; (ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización; o (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,  actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para que una marca sea declarada como notoriamente conocida es necesario que su titular demuestre dicha notoriedad ante la autoridad competente, a través de diversas pruebas, tales como publicidad, grado de conocimiento de la marca, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y/o cualquier otro de los factores señalado por el artículo 228 de la Decisión 486.

¿Cómo se combate la falsificación en el Perú?

En el Perú, existen diversos mecanismos para combatir la falsificación marcaria. Entre ellos destacan los siguientes:

(i) Acciones de Fiscalización, a cargo de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

(ii) Acciones de detección en los terminales aduaneros, a cargo del veedor de la Dirección de Signos Distintivos.

(iii) Acciones por infracción marcaria, a cargo del INDECOPI.

(iv) Operativos de detección y comiso, a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

(v) Las medidas en frontera, a cargo de la Autoridad Aduanera SUNAT.

(vi) Denuncias penales, a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial.

¿Qué procedimientos puedo interponer ante el INDECOPI en defensa de mis marcas?

El procedimiento que permite proteger a aquellas marcas registradas en el INDECOPI, o a las marcas notoriamente conocidas (registradas, o no), es la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial.

¿Cómo interpongo una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en el INDECOPI?

Las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial se inician con una denuncia del titular de la marca registrada contra cualquier persona que se encuentre utilizando su marca sin su autorización. Los usos  que debe demostrar el titular de la marca son aquellos que señalan los artículos155 y 156 de la Decisión 486.

¿También puedo ir a proteger mis marcas al Poder Judicial?

En efecto, son el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes tienen a su cargo los procesos penales en los que se analizan los delitos de falsificación marcaria previstos en el literal f) del artículo 222° del Código Penal:

«Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte: [...]

f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país».

De igual forma, el artículo 223 del Código Penal vigente amplia el ámbito de protección penal para los siguientes casos:

«Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36º inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial:

a) Fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas;

b) Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y

c) Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros».

El titular de una marca registrada puede elegir la vía administrativa (INDECOPI) o la vía judicial para proteger sus marcas registradas.

Legislación de marcas:

- Decisión Andina 486. Régimen común de propiedad industrial.http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg_norsupra/decis486comcomand.pdf

- Decreto Legislativo N° 1075. Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial.http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe034es.pdf

- Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial.http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/

- Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial.http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/par/leyes/convencion%20de%20washington.pdf

-Tratado sobre el derecho de marcas.http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/

- Decreto Legislativo N° 1092. Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor y derechos conexos y los derechos de marcas.http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=183026

- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas.http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/9/par/leyesdda/ds003-2009.pdf

Publicaciones útiles:

-El registro de marca en el Decreto Legislativo N° 1075.http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/jer/informacion_util/RegistroMarca-DL-N1075.pdf